У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами справ у спорах, пов'язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки), судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача.

Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями (далі - Підприємство) звернулося до місцевого господарського суду з позовом про зобов'язання відповідачів - товариства з обмеженою відповідальністю "С." (далі - Товариство "С.") та товариства з обмеженою відповідальністю "М" (далі - Товариство "М.") припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача шляхом заборони використання будь-яким одним або всіма відомими способами торговельної марки "І...Л".

Рішенням місцевого господарського суду у задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного господарського суду це рішення скасовано та позов задоволено: Товариствам "С." і "М." заборонено використовувати торговельну марку будь-якими способами.

Місцевим господарським судом встановлено, що:

- словесний елемент позначення, яке відповідачі використовують при розповсюдженні лікарського засобу "І...Л", є схожим до ступеню змішування зі словесним позначенням, що охороняється відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг, права на використання якого належать позивачеві;

- позивач як власник торговельної марки користується відповідними правами з дати подачі заявки про її реєстрацію, тобто з січня 2001;

- Товариство "М." здійснює використання спірного позначення - реалізує на території України лікарський препарат під назвою "І...Л" - з квітня 1999 року, що підтверджується відповідними договорами купівлі-продажу та накладними.

На підставі викладеного суд першої інстанції дійшов висновку про те, що Товариство "М.", яке до 19.01.2001 використовувало позначення шляхом реалізації лікарського засобу з відповідною назвою, має право продовжувати використання позначення в цій формі на підставі приписів статті 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).

Апеляційним господарським судом, в свою чергу, встановлено, що:

- Підприємство є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг "І...Л" за 5, 35, 42 класами Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП);

- позивачем заявку про реєстрацію торговельної марки "І...Л" подано 19.01.2001, а тому його права як власника відповідного свідоцтва підлягають охороні саме з цієї дати;

- Товариство "С." через мережу своїх аптек здійснює реалізацію лікарського засобу "І...Л", назва якого міститься на упаковці;

- Товариство "М." також купує та розповсюджує медичні препарати зі знаком для товарів і послуг;

- відповідно до висновку експертизи об'єктів інтелектуальної власності: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України, права на який належать Підприємству, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними позначеннями "І...л" та "I...l", які використовуються Товариством "С." і Товариством "М." стосовно товарів 5 класу МКТП - медичні, лікарські препарати; комбіноване позначення (упаковка лікарського засобу "І...Л ..."), яке використовується Товариством "С." і Товариством "М.", є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України, права на який належать Підприємству;

- використовувані позивачем та Товариством "С." позначення є тотожними, що свідчить про порушення останнім прав позивача на зареєстрований знак для товарів і послуг;

- матеріали справи не містять належних доказів надання позивачем будь-якого дозволу на використання Товариством "С." знака (торговельної марки), захищеного свідоцтвом України;

- у справі відсутні докази наявності у Товариства "С." правових підстав для використання торговельної марки без дозволу власника свідоцтва України;

- Товариство "М." здійснює діяльність з торгівлі медичними препаратами на підставі ліцензії, виданої відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

- Товариство "М." з квітня 1999 року купувало та продавало на території України медичний препарат, що підтверджується договорами купівлі-продажу та накладними, копії яких додано до матеріалів справи;

- виробником препарату "І...Л", купівлю-продаж якого здійснює Товариство "М.", є іноземна компанія;

- Іноземній компанії Міністерством охорони здоров'я України видано реєстраційні свідоцтва від 12.01.1999;

- Іноземна компанія здійснила значну і серйозну підготовку для використання в Україні медичного препарату під назвою "І...Л";

- Іноземна компанія має право попереднього користувача торговельною маркою, оскільки здійснює виробництво медичного препарату під такою назвою та продаж його на підставі реєстраційних свідоцтв від 12.01.1999;

- Товариство "М." не здійснювало виробництва медичного препарату під назвою "І...Л" до 19.01.2001, не отримувало передбачених чинним законодавством України дозволів, необхідних для його продажу на території України, та використовувало торговельну марку без дозволу Підприємства;

- у матеріалах справи відсутні докази передачі або переходу до Товариства "М." права попереднього користувача у встановлений частиною другою статті 500 ЦК України спосіб.

З огляду на наведене апеляційний суд дійшов висновку про те, що відповідачі використовують зареєстровану позивачем торговельну марку неправомірно, оскільки:

- Товариство "С." не має необхідного для цього дозволу Підприємства, а у справі відсутні докази наявності у цього товариства правових підстав для використання зазначеної торговельної марки без дозволу власника свідоцтва України;

- Товариство "М." не здійснює виробництва відповідного медичного препарату, не отримувало передбачених законодавством України дозволів, необхідних для його продажу на території України, йому не передавалося та до нього не переходило право попереднього користування, а тому воно не має права попереднього користувача щодо цієї торговельної марки.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) в Україні, регулюють ЦК України, Господарський кодекс України (далі - ГК України) та Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон).

Відповідно до частини третьої статті 157 ГК України свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Водночас пунктом 6 статті 16 Закону встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється зокрема на:

- здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

- використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Частиною першою статті 500 ЦК України передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання (частина друга статті 500 ЦК України).

Аналіз змісту наведених правових норм свідчить про те, що чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача. При цьому різновиди фактичної реалізації суб'єктами господарювання прав попереднього користувача співпадають з визначенням форм використання торговельної марки, наведеним у частині другій статті 157 ГК України та пункті 4 статті 16 Закону.

Отже, висновок апеляційного господарського суду щодо неможливості виникнення права попереднього користувача в особи, яка використовує торговельну марку шляхом продажу відповідного товару, але не здійснює виробництва цього товару, не ґрунтується на законі та свідчить про неправильне застосування норм матеріального права. Приписи частини другої статті 500 ЦК України також не обмежують можливі сфери діяльності підприємств лише виробництвом.

Не ґрунтується на вимогах матеріального закону й посилання апеляційного господарського суду на необхідність отримання Товариством "М." у встановленому порядку дозволу на реалізацію згаданого медичного препарату на території України, оскільки самим апеляційним судом встановлено, що на виконання приписів статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" цей препарат зареєстровано в Міністерстві охорони здоров'я України Іноземною компанією (необхідності неодноразової реєстрації лікарських засобів чинне законодавство не передбачає), а Товариство "М." здійснює діяльність з торгівлі медичними препаратами на підставі відповідної ліцензії.

Згідно з статтею 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Частиною другою статті 20 ГК України встановлено способи захисту прав суб'єктів господарювання та споживачів, серед яких, зокрема, передбачено й припинення дій, що порушують право.

З огляду на наведене спосіб захисту порушеного права має відповідати наявному порушенню та сприяти його усуненню.

Підприємством заявлено позов про заборону відповідачам "використовувати будь-яким одним або всіма відомими способами" торговельної марки "І...Л". Такий зміст позовних вимог не відповідає призначенню позову як інструменту захисту порушеного права, межам правової охорони зареєстрованої торговельної марки, має альтернативний і невизначений характер та унеможливлює їх розгляд по суті.

Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям належало запропонувати позивачеві конкретизувати його позовні вимоги щодо відповідачів та з'ясувати: повний перелік та види порушень прав власника свідоцтва, передбачених статтею 16 Закону, які, на думку позивача, мали місце з боку кожного з відповідачів; чи є позначення, яке фактично використовують відповідачі (якщо таке має місце), тотожним або схожим із зареєстрованою торговельною маркою позивача, чи можна їх сплутати, та (або) чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

Після цього суди мали визначитись стосовно наявності в діях кожного з відповідачів ознак порушення прав Підприємства як власника зареєстрованої торговельної марки (знака для товарів і послуг), встановити конкретний вид порушення з посиланням на відповідну норму матеріального права, перевірити обґрунтованість обраного позивачем заходу захисту прав та прийняти рішення щодо заявленого позову.

Судом першої інстанції взагалі залишено без будь-якого дослідження діяльність Товариства "С.", тоді як посилання апеляційного суду на здійснення цим відповідачем реалізації лікарського засобу через мережу своїх аптек без дозволу Підприємства (за відсутності доказів наявності правових підстав для використання згаданої торговельної марки без дозволу позивача) не може вважатися належним встановленням відповідних фактів, оскільки: позиція Товариства "С." з цього питання невідома; докази продажу Товариством "С." лікарського засобу "І...Л" апеляційним судом не досліджувалися; фактичні обставини придбання цим відповідачем лікарського засобу "І...Л" (джерело придбання) судом апеляційної інстанції не з'ясовано (що згідно з пунктом 6 статті 16 Закону має істотне значення для правильного вирішення даного спору з урахуванням принципу вичерпання прав та прав попереднього користувача); тривалість використання Товариством "С." лікарського засобу (якщо таке мало місце) та обставини зміни цим відповідачем назви, про що зазначив позивач у резолютивній частині позовної заяви, апеляційним судом залишено без дослідження (що може мати значення відповідно до частини другої статті 500 ЦК України.

Крім того, суд апеляційної інстанції не мотивував свій висновок про те, що використовувані позивачем та Товариством "С." позначення є тотожними, та не навів доводів того, чому він не погодився з висновком судових експертів щодо схожості досліджуваних позначень, тоді як відповідно до пункту 5 статті 16 Закону ці визначення не лише не співпадають за змістом, але й мають різні наслідки (в останньому випадку необхідно дослідження можливості введення в оману та/або можливості сплутати позначення і торговельну марку).

Разом з тим, хоча місцевий і апеляційний господарські суди й встановили факт використання Товариством "М." торговельної марки з 1999 року шляхом продажу товару з відповідним позначенням, але прийняття остаточного рішення щодо цього відповідача на даній стадії судового провадження унеможливлюється невизначеністю позовних вимог, після конкретизації яких попередніми судовими інстанціями мало бути проведено дослідження співвідношення форм використання торговельної марки, яке позивач вважає порушенням, з формами фактичного використання цієї торговельної марки Товариством "М." у 1999-2001 роках і в даний час, без чого неможливе правильне застосування матеріального закону (право попереднього користувача передбачає можливість безоплатного продовження такого ж використання).

Таким чином, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 4-7 Господарського процесуального кодексу України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 Господарського процесуального кодексу України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

З огляду на викладене справу було передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

2. Неподання відповідачем належних доказів на підтвердження факту використання знака для товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу спірного свідоцтва на знак для товарів і послуг стало підставою для обґрунтованого задоволення позову про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Підприємство звернулося з позовом до Товариства та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг "В." від 15.05.2001.

Рішенням місцевого господарського суду у задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного господарського суду це рішення скасовано; позов задоволено: дію свідоцтва на Знак припинено.

Судом першої інстанції у справі встановлено, що:

- Товариство є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.05.2001, об'єктом якого є словесне позначення "В.", для товарів 30 та 33 класів МКТП; дата подання заявки - 14.08.1997; відомості про видачу свідоцтва опубліковано 15.05.2001;

- згідно з листом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" протягом 2000-2004 років в Реєстрі державної системи сертифікації УкрСЕПРО зареєстровано лише видані позивачеві сертифікати відповідності на каву "В.";

- Товариством (ліцензіар) та ТОВ "С." (ліцензіат) було укладено ліцензійний договір від 23.05.2001, предметом якого є надання ліцензіатові права використання товарного знака "В.";

- названий ліцензійний договір не набув чинності у зв'язку з припиненням його реєстрації в патентному відомстві України внаслідок виявлення ТОВ "С." факту використання товарного знака "В." Підприємством;

- умовами контракту, укладеного 27.12.2001 ТОВ "Д." (продавець) та Товариством (покупець), передбачено, зокрема, поставку Товариству кави з використанням знака для товарів і послуг "В.".

Відповідно до припису абзацу першого пункту 4 статті 18 Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

За змістом пункту 4 статті 16 Закону використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Судові інстанції за результатами дослідження поданих учасниками процесу доказів дійшли різних висновків щодо встановлення факту використання відповідачем знака для товарів і послуг "В.".

Так, суд першої інстанції зазначив про те, що передача Товариством за ліцензійним договором права використання спірної торговельної марки та поставка Товариству кави "В." є належними доказами, що свідчать про використання Товариством названого знака для товарів і послуг у господарській діяльності. Проте така правова оцінка обставин справи спростована апеляційним судом з огляду на те, що ліцензійний договір від 23.05.2001 не набрав чинності. Крім того, апеляційним судом встановлено відсутність будь-яких фактичних даних, що підтверджували б фактичне виконання Товариством зобов'язань за контрактом від 27.12.200, укладеним з ТОВ "Д.", та здійснення інших дій, що свідчили б про використання спірної торгової марки на території України.

Отже, на порушення статті 33 ГПК України, за якою кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, Товариство не подало належних доказів на підтвердження факту використання знака для товарів і послуг "В." протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу спірного свідоцтва.

Таким чином, суд апеляційної інстанції дійшов вірного висновку про обґрунтованість позовних вимог про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг "В.", а відтак передбачених законом підстав для скасування оскаржуваної постанови апеляційного господарського суду не вбачається.

Посилання Товариства на неправомірне використання Підприємством названої торговельної марки як об'єктивно непереборну обставину, що унеможливлювала використання Товариством цього знака для товарів і послуг, не можуть бути взяті до уваги Вищим господарським судом України. Адже, як вбачається з установлених попередніми інстанціями обставин справи, Товариство не вчинило жодних дій, спрямованих як на використання знака "В." у підприємницькій діяльності, так і на вжиття заходів щодо усунення перешкод у використанні цього знака (зокрема, вирішення питання про заборону використовувати Підприємству спірної торговельної марки в судовому порядку).

Враховуючи наведене, Вищий господарський суд України постанову апеляційного господарського суду зі справи залишив без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

3. Відсутність у матеріалах справи фактичних даних на підтвердження висновків суду про наявність права інтелектуальної власності на торговельну марку та необґрунтована відмова суду від залучення до участі у справі осіб, щодо яких є відомості про використання ними спірної торговельної марки, стали підставами для скасування судових рішень і передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Підприємство звернулося з позовом до Товариства про заборону використовувати знаки для товарів і послуг "Н..." та "НС", яким надано правову охорону за свідоцтвами України на знаки для товарів та послуг.

Рішенням місцевого господарського суду у задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного господарського суду це рішення скасовано; позов задоволено: Товариству заборонено використовувати торговельні марки без відповідного дозволу їх співвласника - позивача у справі. У прийнятті відповідної постанови суд апеляційної інстанції виходив з того, що з огляду на статтю 428 ЦК України спільне використання спірних знаків для товарів і послуг передбачає обов'язкову наявність згоди співвласника на таке використання, за відсутності якої використання зазначених торговельних марок слід вважати неправомірним.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Підприємство та Товариство є співвласниками свідоцтв на знаки для товарів і послуг, об'єктом яких є словесне позначення "Н..." та комбіноване позначення "НС" для товарів 33, 35 та 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

- позивачем і відповідачем не укладався договір щодо регулювання взаємовідносин при використанні зазначених торговельних марок сторонами спору;

- договором доручення, умовами якого передбачено виготовлення ТОВ "В." від імені та за рахунок відповідача коньяку, маркованого спірними торговельними знаками, а також наявними у матеріалах справи сертифікатами якості на коньяк підтверджується факт використання Товариством знаків для товарів та послуг;

- позивач не надавав відповідачеві дозволу на використання названих торговельних марок.

Статтею 428 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.

Відповідно ж до частини третьої статті 16 Закону взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Разом з тим, згідно з частинами третьою, п'ятою статті 5 Закону право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Вирішуючи питання щодо порядку здійснення права інтелектуальної власності на спірні знаки для товарів і послуг, попередні судові інстанції виходили з факту наявності у учасників спору права спільної власності на такі знаки. Проте у матеріалах справи відсутні будь-які докази (зокрема, належним чином засвідчені копії свідоцтв на спірні знаки для товарів та послуг), що свідчили б про спільне володіння Підприємством та Товариством зазначеними торговельними марками.

Таким чином, у встановленні цієї обставини судові інстанції лише обмежилися констатацією доводів сторін щодо наявності у позивача та відповідача права спільної власності на спірні об'єкти інтелектуальної власності, проте належних доказів для перевірки цього факту не витребували та не дослідили.

До того ж апеляційний господарський суд у мотивувальній частині оскаржуваної постанови дійшов суперечливих висновків, зазначивши, з одного боку, що Підприємство та Товариство є співвласниками знаків для товарів і послуг "Н..." та "НС", а з іншого боку, пославшись на наявні у матеріалах справи свідоцтва на спірні знаки для товарів та послуг, визнав позивача єдиним власником спірних торговельних марок.

Отже, у дослідженні обставин справи, які складають фактичну основу спірних правовідносин, господарські суди порушили передбачені статтею 43 Господарського процесуального кодексу України правила оцінки доказів.

З урахуванням викладеного рішення місцевого та апеляційного господарських судів скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

4. Встановивши наявність порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг, господарський суду обґрунтовано заборонив відповідачеві використання цього знака у господарській діяльності при наданні певних послуг та правомірно зобов'язав відповідача знищити зображення певного позначення.

Страховою компанією заявлено позовні вимоги до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент) та Товариства про: визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг "О.-Д." недійсним для товарів і послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП), пов'язаних зі здійсненням страхової діяльності та споріднених з ними фінансових послуг; зобов'язання Державного департаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"; заборону Товариству використовувати позначення "О." у господарській діяльності; заборону Товариству надавати послуги страхування; зобов'язання Товариства демонтувати вивіски, ліквідувати написи позначень "О." в інтер'єрі, у рекламі, друкованих виданнях, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації.

Фондом державного майна України заявлено позовні вимоги, у яких він просить: зобов'язати Товариство припинити використання фірмового найменування, яке є схожим з фірмовим найменуванням Страхової компанії; зобов'язати Товариство змінити своє найменування, виключивши з нього слово "О.", та здійснити у зв'язку з цим перереєстрацію Товариства; визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг "О.-Д.", видане на ім'я Товариства; зобов'язати Державний департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; заборонити Товариству застосовувати знаки або позначення, що містять як основне розрізняльне навантаження елемент "О." і схожі до ступеня змішування із знаком "О.", що належить Страховій компанії, при наданні страхових послуг, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з введенням страхових послуг в господарський обіг; зобов'язати знищити вже виготовлені зображення знаків або позначень, що використовуються при наданні страхових послуг та містять як основне розрізняльне навантаження елемент "О." і схожі із знаком "О.", що належить Страховій компанії.

У зустрічному позові Товариство просило визнати використання Страховою компанією у назві слова "національна" актом недобросовісної конкуренції та заборонити використовувати у своїй назві це слово.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, первісний позов задоволено частково. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг "О.-Д." визнано недійсним частково для товарів і послуг 36 класу МКТП, пов'язаних зі здійсненням страхової діяльності; зобов'язано Державний департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру на знаки для товарів і послуг і здійснити відповідну публікацію у бюлетені "Промислова власність"; Товариству заборонено використання позначення "О." для рекламування та при наданні послуг зі страхування 36 класу МКТП, його зобов'язано знищити виготовлені зображення з позначенням "О." на вивісках у рекламних матеріалах та в інтер'єрі в місцях надання, рекламування та пропонування послуг зі страхування, що відносяться до 36 класу МКТП. У задоволенні позову Фонду державного майна України відмовлено. У зустрічному позові відмовлено. Рішення та постанову мотивовано схожістю до ступеню змішування знака для товарів і послуг "О.-Д." із знаком для товарів і послуг "О.".

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Страхова компанія була створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України та зареєстрована Київською міською державною адміністрацією 28.12.1993;

- Страхова компанія є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг "О." з датою пріоритету від 29.03.1993, зареєстрованих для послуг 35, 36 класів МКТП. Відомості про видачу вказаних свідоцтв були опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" N 3 за 1995 рік;

- Товариство є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг "О.-Д.", зареєстрованого для послуг 35, 36, 42 класів МКТП. Заявку на реєстрацію цього позначення як знака для товарів і послуг Товариство подало 14.03.1995, а відомості про видачу вказаного свідоцтва було опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" N 7 за 1999 рік;

- згідно з висновком експертизи Київського НДІСЕ (від 08.04.2002) знаки для товарів і послуг за свідоцтвам, виданими відповідно Страховій компанії і Товариству, не є тотожними, однак мають спільний тотожний домінуючий елемент - логотип "О.". Знаки для товарів і послуг за цими свідоцтвами містять тотожний спільний домінуючий елемент - логотип "О.", і тому має місце смислова (семантична), звукова (фонетична), графічна (візуальна) схожість настільки, що можна ввести в оману споживача щодо особи, яка надає страхові послуги. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом, яке було видано Страховій компанії, мав розрізняльну здатність з самого початку, оскільки, згідно з Законом, це є обов'язковою умовою надання знаку правової охорони; знак для товарів і послуг за свідоцтвом виданим Товариству не набув самостійної розрізняльної здатності в процесі використання на ринку страхових послуг. Враховуючи, що фірмове найменування Страхова компанія "О." має більш ранню дату пріоритету і охороняється також однойменним товарним знаком, а фірмове найменування Товариства "О.-Д." містить як домінуючу складову частину слово "О.", можна вважати їх схожими настільки, що їх можна сплутати при укладенні договорів страхування;

- згідно з висновком, підписаним експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, словесний знак для товарів і послуг за свідоцтвом, що належить Страховій компанії, та комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом, виданим Товариству, не є тотожними, тобто не збігаються в усіх елементах. Знаки для товарів і послуг за цими свідоцтвами не є схожими між собою настільки, що ця схожість може ввести в оману споживача щодо особи, яка надає страхові послуги. Словесний знак для товарів і послуг за свідоцтвом, що належить Страховій компанії, мав притаманну розрізняльну здатність для визначеного переліку послуг на момент подання заявки на реєстрацію та не втратив її в процесі використання на ринку страхових послуг. Комбінований знак для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом мав притаманну розрізняльну здатність для визначеного переліку послуг на момент подання заявки на реєстрацію та не втратив її в процесі використання на ринку страхових послуг. Повне фірмове найменування Страхової компанії і повне фірмове найменування Товариства не є схожими настільки, що їх можна сплутати при укладанні договорів страхування;

- відповідно до висновків комісійної судової експертизи, призначеної для усунення протиріч між попередньо проведеними експертизами, знаки для товарів та послуг за свідоцтвом, яке належить Страховій компанії, та за свідоцтвом, яке належить Товариству, не є тотожними, а є схожими до ступеню змішування. Знаки для товарів і послуг за цими свідоцтвами схожі настільки, що ця схожість може ввести в оману споживача щодо особи, яка надає страхові послуги. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом, що належить Страховій компанії, з самого початку мав розрізняльну здатність, а тому не мав потреби набувати розрізняльної здатності в процесі використання. На підставі наданих матеріалів не можна зробити висновок, чи набув розрізняльної здатності знак для товарів і послуг за свідоцтвом, що належить Товариству в процесі використання на ринку страхових послуг. На підставі наданих матеріалів не можна зробити висновок, чи є фірмове повне фірмове найменування Страхової компанії і повне фірмове найменування Товариства схожими настільки, що їх можна сплутати при укладанні договорів страхування;

- висновком судової експертизи Київського НДІСЕ від 23.09.2005 встановлено, що фірмове (комерційне) найменування Страхової компанії складається з посилання на організаційно-правову форму та спеціального (розпізнавального) позначення - "О.". Значення слова "О." у фірмовому (комерційному) найменуванні, яке належить Страховій компанії, вказує на ім'я богині, захисниці людини і її майна, а слово "Національна" вказує на належність даній країні, на загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності. Фірмові (комерційні) найменування, які належать Страховій компанії та Товариству в цілому не є тотожними, але містять у своєму складі домінуючі тотожні елементи "О.", що, з урахуванням збігу виду послуг, які ними надаються, та території їх поширення, свідчить про те, що ці фірмові (комерційні) найменування є схожими настільки, що можуть бути сплутані споживачами;

- висновок експертів Харківського НДІСЕ від 29.03.2004 за повторною комісійною експертизою співпадає з висновком експертів Київського НДІСЕ від 08.04.2002, висновком спеціаліста Львівського НДІСЕ від 27.10.2003 та висновком Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України від 08.02.2002 про те, що знаки для товарів і послуг за Свідоцтвом, яке належить Страховій компанії, та за оспорюваним свідоцтвом схожі настільки, що ця схожість може ввести в оману споживача щодо особи, яка надає страхові послуги. Висновок від 28.10.2002 Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності не співпадає із зазначеними вище висновками експертів в результаті невірної оцінки виявлених ознак, що також встановлено висновком експертів від 29.03.2004.

Відповідно до пункту 1 Тимчасового положення про Фонд державного майна України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 07.07.1992 N 2558-XII (далі - Положення), Фонд державного майна України (Фонд) є державним органом, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю. Згідно з частиною другою статті 1 Господарського процесуального кодексу України державні органи мають право звертатися до господарського суду лише у випадках, передбачених законодавчими актами України. Відповідно до абзацу другого частини першої статті 2 названого Кодексу господарський суд порушує справи за позовними заявами державних органів, які звертаються до господарського суду у випадках, передбачених законодавчими актами України.

Як вбачається з установлених попередніми судовими інстанціями обставин справи, Фонд державного майна України не є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг "О." та "О." (виконаних кирилицею та латиницею), якими обґрунтовано позовні вимоги за первісним позовом. Власником даних об'єктів права інтелектуальної власності є виключно Страхова компанія, і саме права Страхової компанії порушуються у зв'язку з використанням спірного позначення відповідачем. Отже, висновок судових інстанцій про те, що у Фонду державного майна України відсутні порушені виданням оспорюваного свідоцтва України права та/або охоронювані законом інтереси, за захистом яких він звернувся до суду, відповідає обставинам справи.

За таких обставин відмова у позові Фонду державного майна України є обґрунтованою.

Відповідно до пункту першого статті 5 Закону, введеного в дію Постановою Верховної Ради України від 23.12.93 (у редакції, що була чинною на час подання заявки на знак "О.-Д."), правова охорона надавалась знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Пунктом 4 статті 5 Закону передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.

Пунктом 2 статті 6 Закону передбачалося, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Пунктом 3 статті 6 Закону визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

У пункті 1 статті 19 Закону зазначено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Судовими інстанціями з'ясовано, що експертне дослідження за повторною комісійною судовою експертизою проведено кваліфікованими спеціалістами, належним чином обґрунтоване, відповідає іншим доказам у справі, в тому числі висновкам експертів Київського НДІСЕ від 08.04.2002, висновкам спеціаліста Львівського НДІСЕ від 27.10.2003 та висновкам Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України від 08.02.2002, та не спростоване відповідачами за первісним позовом.

Попередні інстанції погодилися з дослідженнями експертів Харківського НДІСЕ від 29.03.2004, якими, зокрема, встановлено, що знак для товарів та послуг за Свідоцтвом, виданим на ім'я відповідача, повністю включає в себе позначення знака для товарів і послуг за Свідоцтвом, виданим на ім'я позивача, а знаки для товарів та послуг за цими Свідоцтвами мають спільний домінуючий елемент - повністю фонетично та семантично схоже словесне позначення "О.", яке виконане однаковим спеціальним шрифтом з елементами старокиївської кирилиці, що свідчить про те, що ці знаки є схожими до ступеню змішування.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що позначення "О.-Д." є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком (словесне позначення "О."), раніше зареєстрованим на ім'я іншої особи (позивача зі справи) для однорідних послуг класу 36 МКТП: страхування, страхування життя, страхування від нещасних випадків, страхування від нещасних випадків на морі, морське страхування, страхування від пожеж, страхування від захворювань. Тому господарські суди дійшли вірного висновку, що внаслідок невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, передбаченим пунктами 1,4 статті 5, пункту 3 статті 6 Закону, та на підставі підпункту "а" пункту 1 статті 19 Закону оспорюване свідоцтво України (позначення "О.-Д."), яке видане 12.11.1999 Державним департаментом на ім'я Товариства, підлягає визнанню недійсним частково стосовно послуг 36 класу МКТП: страхування, страхування життя, страхування від нещасних випадків, страхування від нещасних випадків на морі, морське страхування, страхування від пожеж, страхування від захворювань.

Пунктом 3 статті 19 Закону передбачено, що свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Пунктом 3 статті 16 Закону передбачено, що свідоцтво надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу.

Пунктом 4 статті 16 Закону також визначено, що використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Згідно з пунктом 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати;

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

З урахуванням зазначених приписів Закону попередні судові інстанції, правильно встановивши наявність порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг "О.", дійшли вірного висновку про необхідність заборони використання Товариству цього знака у господарській діяльності при наданні перелічених послуг із страхування 36 класу МКТП.

З урахуванням вимог пункту 2 статті 20 Закону суди правомірно зобов'язали Товариство знищити зображення позначення "О.".

Також правомірно, з урахуванням вимог Законів України "Про страхування", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про захист економічної конкуренції" та положень Господарського процесуального кодексу України стосовно права на звернення до суду за захистом своїх порушених прав та охоронюваних законом інтересів, судові інстанції дійшли висновку про відсутність порушення прав та охоронюваних законом інтересів позивача за зустрічним позовом, а отже обґрунтовано відмовили йому у зустрічному позові.

З урахуванням зазначеного Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для скасування рішень попередніх судових інстанцій, а тому їх було залишено без змін.